EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

tecnicas del trabajo intelectualPROCESO 06-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador. Interpretación prejudicial de oficio de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Marca: NULIDE (nominativa).

Actor: sociedad HOECHST MARION ROUSSEL.

Proceso interno Nº 10.964-04-LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los ocho días del mes de abril del año dos mil once.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador, para que se proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82, 83, 84 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 10.964-04-LYM;

El auto de 16 de marzo de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad HOECHST MARION ROUSSEL. La anterior propietaria del signo en conflicto fue la sociedad ROUSSEL UCLAF S.A.

Demandados: Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador y el Procurador General del Estado.

Tercero interesado: sociedad LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS – LIFE.

b) Hechos.

1. La sociedad LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS – LIFE solicitó el registro como marca del signo NULIDE (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 403. Contra dicha solicitud, presentaron observaciones la sociedad ROUSSEL UCLAF S.A. sobre la base de su marca RULID y la sociedad HELSINN HEALTHCARE S.A. sobre la base de su marca MESULID (nominativa), ambas destinadas a distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional.

3. Por Resolución Nº 975987 de 22 de febrero de 2000, el Director Nacional de Propiedad Industrial, declaró infundadas las observaciones presentadas y concedió el registro como marca del signo solicitado.

4. Contra dicha Resolución, la sociedad ROUSSEL UCLAF S.A. interpuso demanda contencioso administrativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad HOECHST MARION ROUSSEL en su escrito de demanda no hace referencia a ninguna norma comunitaria, de esta manera en su demanda presentó los siguientes argumentos:

1. La marca NULIDE “es similar y confundible a la marca previamente registrada de propiedad de mi mandante ‘RULID’”. Se señala como violados los artículos 194, 195 literales a) y h) y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. El signo solicitado es confundible desde el punto de vista gráfico, visual y fonético pues “existe una coincidencia evidente de la marca ‘RULID’ y el signo ‘NULIDE’, este último para disimular la imitación añade una ‘E’ junto a la ‘D’, y cambia hábilmente la letra inicial ‘R’ por la ‘N’, sin embargo las marcas resultan muy similares tanto visual como fonéticamente”.

3. Añade que “el intento de ubicar una ‘E’ junto a una ‘D’ fonéticamente no hace prácticamente ninguna diferencia, de hecho la letra ‘D’ se pronuncia ‘de’ por lo que la ‘e’ no hace diferencia alguna en la marca”. Razón por la cual, “Luego de efectuado el cotejo, no cabe sino reconocer que para el consumidor medio, ‘RULID’ y ‘NULIDE’, son signos confundibles desde los puntos de vista gráfico y fonético, y basta que exista una semejanza en uno cualquiera de los campos analizados (…)”.

4. Respecto al cotejo de marcas farmacéuticas “en el presente caso, ‘NULIDE’ y ‘RULID’, son marcas de medicamentos; cualquier parecido o semejanza entre ellas puede originar serias consecuencias para la salud de los consumidores, de modo que para proteger a los consumidores y al prestigio y buen nombre de mi representada, se requiere declarar la nulidad del registro de la marca NULIDE”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

El Director Nacional de Propiedad Industrial, no dio contestación a la demanda.

El Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado, contesta la demanda argumentando que acude al proceso “Con el fin de supervisar las actuaciones judiciales en este proceso (…)”.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, contestó la demanda en los siguientes términos:

“a.- Negativa pura, simple y llanamente los (sic) fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda objeto de la presente causa.

b.- Alego expresamente la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la materia.

c.- Improcedencia de la demanda por carecer de fundamento legal las pretensiones de la parte actora.

d.- Impugno desde ahora, la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente.

e.- Se reproduzca todo lo que de autos me fuere favorable y los demás que me franquea la Ley”.

e) ercero interesado.

La sociedad LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS - LIFE, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda manifestando:

1. “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en esta demanda (…). Alego improcedencia de la acción, tanto en el fondo como en la forma (…). Alego nulidad, por el procedimiento seguido (…). Alego caducidad y prescripción, tanto de la acción como del derecho (…). Impugno el total contenido de la demanda por improcedente (…). Alego validez y legalidad de la Resolución y del título de Propiedad 7848-00 DNPI (…). Alego falta de derecho de la Actora para ejercer esta demanda por cuanto no es propietaria

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