Impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de marcas

1.4 Impacto de las nuevas tecnologías en el derecho de marcas

Uso de marcas y jurisdicción en internet 

Los conflictos derivados de la utilización de las marcas en internet pueden tomar diversas modalidades. ¿qué constituye uso de marca en internet? La cuestión radica en determinar las circunstancias bajo las cuales la reproducción y aparición de un signo marcario en internet constituye uso de marca en los distintos territorios en los que dicho signo es perceptible, a través de una pantalla de computadora. Al mismo tiempo, habrá que precisar si la persona responsable de uso de la marca en un sitio de internet queda sujeta a la jurisdicción del país en el que se accedió a la página y la información contenida en ella.

¿Mantener un sitio de internet que contenga una marca infractora conferirá jurisdicción personal sobre un demandado extranjero por cualquier tribunal donde pueda verse el hecho ilícito? muchos tribunales a lo largo y ancho del planeta han seguido el criterio de la naturaleza de los sitios de internet, desarrollado en el caso Zippo, donde el tribunal estableció una escala para determinar si era o no competente para conocer de controversias derivadas de contratos de internet de un asunto contra un individuo no residente en la jurisdicción. En un lado del espectro están los sitios activos donde el demandado claramente hace negocios en internet. Del otro lado se encuentran los sitios pasivos donde el demandado simplemente ha colocado información en un sitio que es accesible a usuarios extranjeros de otras jurisdicciones. En medio de ambos se encuentran los sitios interactivos donde el usuario puede intercambiar información con la computadora anfitriona.

Como una regla general, mantener un sitio pasivo implica sólo proveer información que no pretende ofrecer algo o realizar transacciones comerciales, lo que no es suficiente para establecer la jurisdicción personal.

Los sitios interactivos son aquellos que no son puramente informativos si no que, permiten a los usuarios intercambiar información, por lo que el nivel de interactividad y la naturaleza comercial de dichos intercambios se vuelve relevante. En los sitios activos, el responsable realiza negocios o actividades comerciales, aunque se trate de un simple ofrecimiento y no se lleguen a concretar transacciones específicas.

Marcas vs. nombres de dominio 

Además de los conflictos derivados del uso de marcas en internet, comenzaron a surgir conflictos por la incorporación en los nombres de dominio de marcas idénticas o similares a otras, cuyo titular también llevó su inconformidad ante los tribunales, a mediados de la década de 1990, y al no existir una regulación al respecto, los particulares intentaron llevar sus controversias ante los tribunales, alegando violaciones a sus derechos como legítimos titulares de marcas comerciales. Irónicamente, los que impulsaron esta evolución legislativa fueron aquellos arriesgados hombres de negocios que caminaban sobre la delgada línea entre la intrepidez y la violación a los derechos marcarios.

Con respecto a la pugna que se presenta entre internet y nombres de dominio, y las marcas y otros signos distintivos, los casos que han surgido pueden clasificarse de la siguiente manera, de acuerdo con el tipo de controversia:

1. Cybersquatting o Domain-Grabbing, que consiste en el registro de uno o varios nombres de dominio con el propósito de impedir su uso a los titulares de las marcas o de procurar su transmisión posterior a cambio de una remuneración.
2. Cuando dos o más titulares de marcas idénticas o similares desean obtener el mismo nombre de dominio.
3. Cuando un signo distintivo es idéntico al nombre de una persona física o moral.
4. Uso de marcas famosas o notoriamente conocidas en los sitios de internet.

 El nombre de dominio es una dirección alfanumérica que identifica a un servidor individual y el dominio al que pertenece, y sirve para identificar y recordar la dirección específica para tener acceso a una página de internet.

Nacimiento de un criterio uniforme (UDRP)

La respuesta a las controversias descritas y muchas otras suscitadas en buena parte del mundo desarrollado, trajo como consecuencia que la OMPI preparara un Informe Final sobre el Primer Proceso relativo a los nombres de dominio de internet, que estuvo disponible el 30 de abril de 1999 y fue entregado a ICANN. Este reporte fue la base para intensas negociaciones que dieron como resultado el diseño de una Política Uniforme para la Resolución de Conflictos referentes a Nombres de Dominio (UDRP, por sus siglas en inglés), que fue adoptada el 26 de agosto de 1999 por ICANN. Los documentos de implementación se aprobaron el 24 de octubre y entró en vigor el 1 de diciembre del mismo año. Al día siguiente, la primera demanda conforme a la UDRP se recibió en forma electrónica en el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI y fue promovida por la World Wrestling Federation en contra de un ciudadano estadounidense por el registro del nombre de dominio worldwrestlingfederation.com

El 28 de junio de 2000, a instancias del Ministerio de Comunicaciones, Información y Tecnología de Australia, a nombre de su gobierno y el de otros 19 países solicitaron a la OMPI que iniciara un Segundo Proceso de la OMPI relativo a los nombres de dominio de internet a fin de analizar aspectos que no se consideraron para el diseño de la UDRP. Este proceso dio como resultado el envío de un segundo reporte en 2001 y un segundo grupo de recomendaciones a ICANN en 2002, que aún no se han visto reflejadas en la UDRP.

Funcionamiento de la UDRP

La Política Uniforme UDRP esta diseñada para aplicarse en procedimientos en línea, donde la parte demandante escoge el proveedor de servicios arbitrales y las partes someten todas sus promociones en forma electrónica. La UDRP se aplica en forma simultánea a cualquier procedimiento legal de carácter jurisdiccional que se encuentre disponible para el actor, si la legislación doméstica contempla algún recurso o remedio ante los tribunales.

Un titular de una marca que sienta afectados sus derechos y que recurra a la UDRP buscará que los árbitros o panelistas pronuncien uno de los siguientes remedios: cancelación o transferencia del nombre de dominio. El procedimiento se seguirá contra el que registró el nombre de dominio en disputa o aún ante la rebeldía de éste, bajo un procedimiento muy similar al conocido como InRem, utilizado por la legislación estadounidense.

Para lograr lo anterior, debe demostrar todas las circunstancias siguientes:

1. Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión a la marca de la parte actora.
2. Que el demandando no tiene derecho alguno o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
3. Que el nombre de dominio en disputa fue registrado o ha sido usado de mala fe.

Con el fin de demostrar la existencia de derecho alguno o interés legítimo que asista al demandado, éste deberá proveer evidencia de cualquiera de los supuestos siguientes:

1. Que antes de la notificación de la demanda se hizo uso o se hicieron preparativos demostrables para el uso del nombre de dominio, en relación con el ofrecimiento de bienes o servicios de buena fe.

2. Que la empresa o individuo demandado ha sido comúnmente conocido con ese nombre de dominio, aun cuando no sea el titular de la marca.

3. Que se está haciendo un uso no comercial o de conformidad con la libertad de expresión o de publicidad comparativa del demandado, sin intención alguna de obtener una ganancia comercial o desviar clientes o manchar la reputación de la marca de la cual el actor es titular.

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