Licencia De Marca

INTRODUCCION

Guatemala, como parte del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, debe promover por medio de su legislación interna los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los propietarios de los modelos de utilidad, diseños industriales y los titulares de las marcas de fábrica o de comercio y nombres comerciales.

Es por ello que es necesario poseer un amplio conocimiento sobre la utilización de los mecanismos para el uso, cesión, traspaso y/o licencia de esos derechos intangibles.

Asimismo, Guatemala como Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), está obligada a velar porque su legislación nacional en materia de propiedad industrial, cumpla con los estándares de protección que contempla el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

En tal virtud, por todos los cambios que han resultado del desarrollo industrial, del comercio internacional y de las nuevas tecnologías, motivo por el cual se hizo necesario integrar un régimen jurídico con normas que permitieran que los derechos de propiedad industrial sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales, y estimular así la creatividad intelectual y la inversión en el comercio y la industria.

Es de suma importancia, mencionar que las personas individuales o jurídicas, nacionales de otro Estado vinculado a Guatemala por un tratado que establezca trato nacional para los guatemaltecos, o los que tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel Estado, gozarán de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y ejercicio de los derechos establecidos por la Ley de Propiedad Industrial o respecto a lo que se establezca en el futuro.

LICENCIA DE USO DE MARCA

1) ANTECEDENTES:

Tal como los derechos subjetivos en general, los derechos sobre las marcas, son susceptibles de ser transferidos. Asimismo, el derecho a utilizar una marca puede ser objeto de un contrato, ya sea para ceder o de otra forma transferir la misma, así como para autorizar su uso o explotación, reteniendo el titular del signo los restantes derechos sobre la respectiva marca.

Existen por lo tanto, dos tipos básicos de contratos mediante los cuales circulan los derechos para el aprovechamiento económico de las marcas en general:

a. Los contratos de cesión, en virtud de los cuales el titular de una marca transfiere a un tercero sus derechos sobre la misma.

b. Los contratos de licencia, en los que el titular retiene sus derechos sobre la marca, autorizando únicamente su utilización o explotación.

Asimismo, es necesario destacar que la distinción entre cesión y licencia no siempre es clara, existiendo actos que participan de las características de los dos tipos fundamentales antes nombrados, y cuya inclusión en uno, cualesquiera de ellos es relativamente arbitraria.

El régimen jurídico de las cesiones y licencias es por tanto complejo. Se trata de actos de naturaleza contractual que encuentran, por consiguiente, las bases de su validez y efectos jurídicos en el Derecho de los Contratos. Ahora bien, los actos relativos a derechos de propiedad industrial, son susceptibles de tener efectos sustanciales sobre el comportamiento de los mercados y sobre la competencia dentro de ellos; de allí que sea creciente el interés de todo sistema jurídico de determinar la validez de los distintos elementos relacionados a las cesiones y licencias de marca.

2) DEFINICIÓN:

Previo a definir la Licencia de Uso de Marca, es necesario definir algunos conceptos para tener claro el tema que se está desarrollando, los cuales se definen a continuación:

MARCA: Es cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.

Se entiende que la marca es un signo protegido en virtud de su inscripción en el registro, que una empresa utiliza para distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas, prestaciones de servicios de similares mercaderías o prestaciones de servicios de otras empresas.

Existen dos clases de marca:

a. Marca Colectiva: Es aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a personas autorizadas por el titular a usar la marca

b. Marca de Certificación: Es aquella que se aplica a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

DISEÑO INDUSTRIAL: Comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos.

EMBLEMA: Es un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento mercantil o a una entidad.

EXPRESIÓN O SEÑAL DE PUBLICIDAD: Toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.

INDICACIÓN GEOGRÁFICA: Todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca un país, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado.

LICENCIA: Es un contrato mediante el cual una persona recibe de otra el derecho de uso de varios de sus bienes, normalmente de carácter no tangible o intelectual, pudiendo darse a cambio el pago de un monto determinado por el uso de los mismos.

LICENCIA DE USO DE MARCA: Casado Cerviño(1) señala que el contrato de licencia, es el contrato en virtud del cual el titular de la propiedad industrial (Licenciante) reteniendo su propiedad, autoriza a un tercero (Licenciatario) a usarla.

Por su parte, Guillermo Cabanellas(2) lo define como un contrato no traslativo de dominio en que el titular de la marca confiere a otra persona el derecho a utilizarla.

Gracias a la licencia una tercera persona, el Licenciatario, podrá disfrutar de un derecho de exclusividad ajeno, permaneciendo la propiedad en manos del licenciante.

Al conceder esta autorización el licenciante

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